Área de Propiedad Intelectual de DOMINGO MONFORTE Abogados
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2025, asunto C-322/24 Sánchez Romero Carvajal Jabugo (ES).
Estimamos de relevancia jurídica la sentencia que examina el caso que planteó la sociedad Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A., como titular de marcas reconocidas como «5J Cinco Jotas» y «5J», y que demandó en 2021 la nulidad de las marcas españolas «5Ms» y «5Ps», registradas por Embutidos Monells S.A. en 2012 para productos alimentarios idénticos. La demandante sostuvo que dichas marcas fueron solicitadas de mala fe, dada la notoriedad previa de su propia marca en España. En respaldo, recuerda que en 2012 ya se denegó a Monells una solicitud semejante («5Cs») por motivos similares. Tres cuestiones le otorgan la relevancia jurídica que anunciábamos:
Primera: Una marca registrada de mala fe puede ser impugnada sin límite temporal, incluso si el titular de la marca anterior conocía dicha mala fe. Embutidos Monells se opuso al argumento de que la marca se hubiera presentado fuera de plazo. Asimismo, en 2016, Sánchez Romero Carvajal remitió un requerimiento extrajudicial a Embutidos Monells para que cesara en el uso de los signos cuestionados y apercibía expresamente sobre la intención de ejercitar acciones de nulidad antes del 28 de febrero y el 18 de marzo de 2017. No obstante, tras infructuosos intentos de resolución amistosa, Embutidos Monells solicita en 2017 el registro de marcas similares a nivel de la Unión Europea, solicitudes que son rechazadas por oposición de la actora. Ante la controversia, el tribunal nacional plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, solicitó aclarar si un requerimiento que fija una fecha límite para el ejercicio de acciones puede generar una legítima expectativa de no ser demandado una vez expirado el plazo. Asimismo, interroga sobre el posible efecto interruptivo de una oposición ante la EUIPO sobre el plazo de prescripción por tolerancia. El Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre marcas de la Unión no impide interponer una acción de nulidad basada en la mala fe del titular de una marca posterior, incluso si se ejercita una vez transcurrido el plazo de cinco años desde que el titular anterior tuvo conocimiento del uso de la marca y permaneció inactivo. El Tribunal precisa que, conforme al artículo 9.1 de dicha Directiva, cuando el registro se ha solicitado de mala fe, no resulta aplicable la prescripción por tolerancia.
Segunda: Por la interpretación que el Tribunal de la Unión Europea realiza del apercibimiento que contenía el requerimiento extrajudicial estableciendo fechas límite: superado dicho plazo autoimpuesto, no impide ejercitar una acción posterior basada en la mala fe, incluso si el titular de la marca anterior ya disponía en ese momento de todos los elementos que indicaban dicha mala fe. Cuya consecuencia jurídica es la declaración de que la acción de nulidad por mala fe tiene carácter imprescriptible respecto del plazo de cinco años previsto para los supuestos de tolerancia.
Y la tercera: La carga de la prueba de la mala fe corresponde a quien la alega, dado que la buena fe se presume siempre, lo que impone probar con suficiencia la mala fe del solicitante, suponiendo una carga probatoria elevada.
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